La Commission des oppositions des marques de commerce (COMC) a récemment annoncé un projet pilote ambitieux visant à examiner, de manière proactive, les enregistrements de marques de commerce déposées au Canada depuis plus de trois ans. Ce projet, qui débutera en janvier 2025, cible des lots mensuels d’enregistrements de marques potentiellement non employées au moyen d’avis basés sur l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce. Cette initiative pourrait avoir des implications majeures pour les entreprises, tant canadiennes qu’internationales, propriétaires de marques enregistrées au Canada.

Pourquoi l’emploi d’une marque est-il aussi fondamental que son enregistrement?

Les entreprises doivent comprendre que la protection d’une marque de commerce ne repose pas uniquement sur son enregistrement initial. Une marque non employée ou mal employée (par exemple, avec des changements dans son apparence, ses produits ou services liés, ou ses canaux de distribution) peut devenir vulnérable à une procédure de radiation sommaire. Si votre marque n’a pas été utilisée correctement au cours des trois dernières années, tout ou partie de votre enregistrement pourrait être radié.

De plus, les preuves d’emploi doivent être solides, spécifiques et récentes. En cas d’avis émis par le registraire, les preuves d’emploi postérieures à la date de cet avis ne seront pas acceptées pour éviter la radiation.

Comprendre la procédure prévue à l’article 45

La procédure sommaire de radiation prévue par l’article 45 peut être engagée de deux manières : soit par un tiers déposant une demande auprès du registraire, soit, comme dans le cadre de ce projet pilote, par une initiative directe du registraire. Voici les étapes principales de cette procédure :

  1. Avis du registraire : Le registraire envoie un avis demandant au propriétaire inscrit de fournir un affidavit ou une déclaration solennelle prouvant l’emploi de la marque au Canada au cours des trois années précédant l’avis, ou expliquant les raisons pour lesquelles elle n’a pas été employée.
  2. Dépôt des preuves : La propriétaire dispose de trois mois pour déposer les preuves exigées.
  3. Examen des preuves : Le registraire évalue les preuves soumises. Si celles-ci démontrent un emploi insuffisant ou inexistant, l’enregistrement de la marque peut être radié ou modifié, selon les cas.
  4. Décision et notification : La décision ainsi que les motifs sont communiqués au propriétaire.

Le projet pilote : ce que cela signifie pour vous

Le projet pilote de la COMC introduit une approche proactive. Le registraire sélectionnera au hasard des enregistrements de marques de commerce et enverra des avis pour exiger des preuves d’emploi. Les propriétaires de marques enregistrées devront démontrer non seulement que leur marque est employée, mais aussi qu’elle est employée en lien avec les produits et services spécifiés dans l’enregistrement.

Cette initiative est qualifiée de prioritaire par le registre et vise à :

  • Alléger le registre des marques de commerce en éliminant les enregistrements obsolètes, souvent qualifiés de « bois mort » ;
  • Encourager une concurrence plus équitable en libérant de l’espace pour de nouvelles marques ;
  • Améliorer l’efficacité du système des marques de commerce pour mieux refléter la réalité du marché.

Votre marque est-elle à risque ?

Si votre marque a été enregistrée depuis plus de trois ans, voici quelques questions à vous poser :

  • Est-elle utilisée dans sa forme exacte telle qu’enregistrée ?
  • Couvre-t-elle toujours les mêmes produits et services ?
  • La propriétaire inscrite au registre est-elle la véritable propriétaire des droits dans la marque et utilisatrice de cette marque?
  • La marque est-elle employée directement par la propriétaire de l’enregistrement ou, comme dans le cas de franchises, par l’intermédiaire de licenciés ? Si c’est le cas, un contrôle juridiquement suffisant est-il exercé par le concédant de licence pour que l’emploi de la marque par tout licencié ait le même effet que s’il s’agissait de l’emploi par la propriétaire?

Si la réponse à l’une de ces questions est négative, votre enregistrement de marque pourrait être vulnérable à une procédure de radiation sommaire.

Que faire pour protéger votre marque ?

  1. Examen de vos marques : Examinez votre portefeuille de marques pour identifier celles qui pourraient être vulnérables.
  2. Mettre à jour les pratiques d’emploi : Assurez-vous que votre marque est employée en concordance avec son enregistrement. Cela inclut un examen des licences et de l’emploi via des licenciés.
  3. Préparer des preuves d’emploi : Collectez et conservez des preuves claires et détaillées de l’utilisation de vos marques.
  4. Consultez un expert : Les conseils personnalisés judicieux peuvent être déterminants pour régulariser la situation avant qu’un avis ne soit émis ou une fois qu’il a été émis. En cas d’incertitude sur l’emploi ou les modifications apportées à une marque ou encore sur la manière de démontrer correctement l’emploi récent de votre marque, un avocat et agent de marques de commerce de notre équipe peut vous guider par des avis juridiques et un accompagnement auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC).

Agir sans attendre

Le projet pilote de la COMC marque un changement d’approche important de l’OPIC pour désencombrer son registre. Pour les entreprises, il s’agit d’un rappel pressant de l’importance de l’emploi actif et correct de leurs marques enregistrées respectives. Ne prenez pas de risques inutiles : anticipez et protégez vos actifs en prenant les mesures nécessaires dès aujourd’hui.

Pour toute question ou pour effectuer un examen de vos marques, notre cabinet est là pour vous accompagner. Contactez-nous dès maintenant pour sécuriser vos droits et préserver la pérennité de votre propriété intellectuelle.

(Note : Ce texte n’est publié qu’à des fins informatives et ne doit pas être considéré comme un avis juridique.)