Marcel
Naud

Titre : Avocat, agent de marques de commerce Année d'admission : 2001

Expertise : droit des affaires | propriété intellectuelle | accès, protection des renseignements personnels et vie privée

Ligne directe : 438 943-2085

Me Marcel Naud travaille comme avocat et agent de marques de commerce dans les équipes de Cain Lamarre en propriété intellectuelle, protection des renseignements personnels et droit des affaires. 

Figurant parmi les pionniers en droit des technologies au Québec, Me Naud a toujours mis l’accent de sa pratique sur la transformation numérique des entreprises comme fil conducteur de ses connaissances, compétences et expériences considérables en marques de commerce, droit d'auteur, renseignements confidentiels et en contrats axés sur les technologies, acquises notamment durant une vingtaine d’années passées au sein d’un cabinet hautement spécialisé. Ce bagage fait aussi de lui un remarquable découvreur, initiateur et adepte d’approches et d’outils modernisant les façons de faire, s’appuyant sur les avancées en schématisation juridique (legal design), en optimisation des opérations (legal ops) et en informatisation du droit (legal tech). 

Avant de s'engager dans ses domaines de spécialités, Me Naud a complété un double baccalauréat à la faculté de droit de l’Université McGill (Programme national, B.C.L. et LL.B.) où il a été admis après ses études secondaires et collégiales au Collège Jean-de-Brébeuf. Il a aussi obtenu un diplôme d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) en gestion appliquée aux arts et à la culture de HEC Montréal quelques années plus tard, durant une période de sa carrière où il a travaillé en étroite collaboration avec un artiste. 

Parmi ses réalisations plus saillantes, Me Naud compte, entre autres, l’accompagnement de jeunes pousses en fintech et adtech misant sur l’intelligence artificielle décisionnelle et prédictive pour se tailler une place de choix dans la chaine de valeur des marchés du financement automobile et de la publicité en ligne. Il a confectionné les principaux contrats par lesquels un quotidien de grande envergure est passé de l’imprimé aux écrans de tablettes électroniques avec succès. Il a aussi négocié des contrats pour le compte d’un prestataire de services infonuagiques ayant été sélectionné par des ordres professionnels au terme d’un appel d’offres pour répondre aux besoins de leurs membres. Il a également facilité le développement de logiciels de gestion d'entreprise de même que leur conversion ou la vente des droits dans ceux-ci pour en faire des logiciels-services (SaaS) offerts à d’autres dans des domaines aussi variés que la gestion d’événements, la distribution de produits agricoles, la production énergétique ainsi que les services municipaux, bancaires, comptables et de placements. 

Dans le volet de sa pratique spécialisée en contrats axés sur les technologies et en droit d’auteur, Me Naud est appelé à rédiger, réviser et négocier des contrats de développement d'applications, sites Web et jeux vidéos, de logiciels-services (SaaS), des licences, des contrats conclus à distance entre commerçants et consommateurs, de places de marché, de maintenance et de soutien technique par niveaux de service, de sous-traitance, de transfert de technologies, d’entiercement de code source, de protection et du partage de renseignements confidentiels. Il excelle dans l’amélioration de la substance et de la clarté de modèles de contrats utilisés, afin de les rendre plus accessibles et favoriser la rapidité à conclure les accords. Me Naud est aussi en mesure d’organiser des bibliothèques de clauses, de modèles et de guides, fournissant aux organisations des outils donnant plus de flexibilité et d’autonomie pour préparer, négocier et conclure leurs accords courants.  

En ce qui a trait au volet de sa pratique en marques de commerce, il faut souligner que Me Naud compte parmi les avocats canadiens les plus expérimentés en matière de cybersquattage et autres activités parasitaires conflictuelles sur Internet résultant de stratagèmes de concurrence déloyale et de commercialisation trompeuse (contrefaçons, hameçonnage, hypertrucage, placement de publicité malveillante, détournement d’achalandage, etc.). Il a ainsi agi dans plus de 200 dossiers d’arbitrage, principalement pour des propriétaires de marques, mais aussi pour des détenteurs de noms de domaine. Plus généralement, Me Naud accompagne les entreprises dans toutes les étapes du processus d’enregistrement de leurs marques, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde. Ainsi, il fournit des opinions quant au caractère enregistrable ou non d'une marque proposée, identifiant les obstacles potentiels en tenant compte des marques et noms existants ainsi que des critères d’examen des demandes. Il dote les clients de stratégies, de tactiques et d’outils pour la gestion courante de portefeuilles de marques de commerce et de noms de domaine et examine l’état de tels portefeuilles lors de fusions, acquisitions, financements ou autres transactions commerciales, tout en veillant à leur maintien et leur renouvellement selon leurs intérêts. Me Naud est aussi en mesure de faire des représentations auprès des instances canadiennes concernées dans le cadre de procédures d’opposition et de radiation contre des marques de commerce conflictuelles de même que de rédiger et négocier des contrats se rapportant à la concession de licences ou à la cession de droits ou encore à la coexistence entre des marques de différents propriétaires. Font également partie des services que Me Naud est appelé à fournir à l’égard de marques de commerce le fait de détecter et signaler l’emploi de marques de commerce ou de noms de domaine qui nuisent aux intérêts d’une partie intéressée, de formuler des recommandations et conseils juridiques sur la sélection, l’adoption, l’emploi et la protection de marques de commerce et de noms de domaine, en plus d’offrir des consultations et des ateliers sur des questions d’intérêt en la matière. 

Dans le cadre de sa pratique en protection des renseignements personnels, Me Naud répond tant à des besoins exceptionnels que courants, dont celui d’élaborer et documenter les politiques et pratiques des organisations quant à la gouvernance des renseignements personnels pour s'assurer qu'elles s'alignent sur les lois et les règlements en vigueur. Il surveille et rend compte de l’évolution législative et règlementaire pour permettre aux organisations d’anticiper les exigences à venir et s’y ajuster préventivement. Me Naud aide aussi les personnes à qui la fonction de responsable de la protection des renseignements personnels au sein de leur organisation a été déléguée à s'acquitter de leurs tâches. Ceci l’amène à contribuer à la cartographie et à l’inventaire des divers types de renseignements personnels traités pour en schématiser le flux, à conseiller les organisations sur le traitement des demandes d’accès par les individus de même qu’à les assister pour les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée qu’elles doivent effectuer dans le contexte de projets d’acquisition, de développement et de refonte de systèmes d’information ou de prestations électroniques de services ou encore de communications à l’extérieur du territoire. De plus, il outille les organisations pour la tenue de leurs registres des incidents de confidentialité et élabore des plans de réponse à ceux-ci. Il présente également des activités de formation et de sensibilisation sur les enjeux juridiques relatifs à la vie privée et la cybersécurité. 

En dehors de son travail, Me Naud apprécie les randonnées (vélo, marche, ski de fond), les arts de la scène (théâtre, concerts, comédies musicales, humour, cirque, etc.), les jeux de société et l’action bénévole. Sur le plan communautaire, se disant guidé par la maxime «Donner au suivant» et reconnaissant de ce que le milieu scolaire et parascolaire lui ont inculqué, il s'est engagé, entre autres, comme président du conseil d'établissement de l'école primaire fréquentée par ses filles pendant une dizaine d'années et membre du conseil d'administration de 2 organismes nationaux de loisir encadrés par le Programme de reconnaissance du ministère de l'Éducation: l'Alliance chorale du Québec puis l'Association des scouts du Canada. 

Adjoint(e) : Nathalie Lebreton

Expertise 

  • Droit des affaires (droit commercial) 
  • Propriété intellectuelle (droit d'auteur, secrets commerciaux, marques de commerce et noms de domaine, etc.) 
  • Accès, protection des renseignements personnels et vie privée 

Formation académique 

  • D.E.S.S. en gestion – organismes culturels, HEC Montréal (2008) 
  • Double baccalauréat en droit (Programme National bilingue et bijuridique en droit civil et common law, B.C.L./LL.B), Université McGill (1999) 

Expérience professionnelle 

  • Robic (2000 à 2003; 2006 à 2023) 

Enseignement, conférences, publications 

Enseignement : 

  • Concilier les méthodes agiles avec les exigences intrinsèques d'un contrat d’entreprise ou de service: un défi à relever. Programme de formation continue dans la série «Think Ahead | Pensée d'avance» offert par la Faculté de droit de l’Université McGill (2015) 
  • Trade-mark Issues Related to Domain Names. Programme d'été sur la propriété intellectuelle offert par l’École d'éducation permanente de l'Université McGill en collaboration avec l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (2014). 

Conférences : 

  • Palmarès des clauses les plus fréquemment négociées dans le secteur des technologies émergentes, activité de formation structurée en milieu de travail présentée par Robic (2023) 
  • Tendances technologiques et juridiques à surveiller pour 2024, Symposium sur les technologies émergentes présenté par Robic (2023) 
  • Démystifier les noms de domaine : Astuces à connaître et pièges à éviter, webinaire de formation présenté par la section «Information, télécommunications et propriété intellectuelle» de l'Association du Barreau canadien, Division du Québec (2023) 
  • Le droit d'auteur à l'ère des arts numériques et de l'intelligence artificielle générative, séminaire avec les étudiants en Arts, Lettres et Communications du Collège Jean-de-Brébeuf (2023) 
  • Guide de survie pour créer ou surmonter des obstacles à l'accès aux données stratégiques en intelligence artificielle, activité de formation structurée en milieu de travail présentée par Robic (2022) 
  • Tour d’horizon d’applications pratiques (actuelles et prévisibles) des mégadonnées à la pratique du droit, présentée dans le cadre d’une journée de formation sous le thème «Les nouvelles tendances du milieu juridique» organisée par l'Association du Barreau canadien, Division du Québec en collaboration avec la Société québécoise d'information juridique (2017) 
  • The Dark Side of Domain Names, webinaire destiné aux membres de l’AIPF : Association of Intellectual Property Firms (2017) 
  • Les attentes face à la décision Equustek, présentée lors du colloque «Une nouvelle réalité internationale pour les marques au Canada» organisé par le Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal (2016) 
  • La licence GPL: questions et réponses, présentée lors d’une édition de l’événement WordCamp Montréal (2016) 
  • Licence to Licence: Be aware and beware of key differences between software license agreements and SaaS agreements, présentée à une cohorte d’équipes multidisciplinaires participant à un programme offert par District3 Innovation Center chapeauté par l’Université Concordia (2015) 
  • Les marques de commerce face à l’expansion de l’espace de noms de domaine, Déjeuner-conférence présenté comme activité du Regroupement des praticiens en marques (2014) 
  • Innover en TI en utilisant des «matières premières» sous licences ouvertes, déjeuner-conférence présentée par Licensing Executive Society (LES) Québec et la Voix des Entrepreneurs en T.I. de Québec (VÉTIQ) (2013) 
  • Particularités juridiques des contrats de développement en agile, Droit de l'Internet à l'ère 2.0 présentée par Federated Press (2013) 
  • Êtes-vous maître de votre domaine? présentée au sous-comité des conseillers juridiques du Bureau de coopération interuniversitaire (2012) 
  • Contenu généré par les consommateurs: Étude comparative de services en ligne axés sur les contenus produits par les clients utilisateurs, Droit de l’Internet présentée par Federated Press (2012) 
  • Crowdsourcing and the Law, LegalIT 5.0 présentée par le Jeune Barreau de Montréal (2011) 
  • Origine et fonctionnement des licences Creative Commons en tant que contrats-type d’offre de mise à disposition d’œuvres en ligne ou hors-ligne (2009) 
  • L'impact de licences «open source» dans la commercialisation de systèmes informatiques (2009) 
  • Protéger et gérer des noms de domaine en tant que prolongement de marques de commerce: Élaborer et mettre en œuvre une politique adaptée à chaque entreprise, présentée par L’Institut Canadien (2008) 

Publications : 

  • Êtes-vous concerné par le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne? article publié dans l’infolettre et le blogue de Robic (2018) 
  • Comment forcer Google à délister mondialement les sites Web d’un distributeur de produits contrefaisants? Un exemple canadien montre que c’est possible, article publié dans l’infolettre et le blogue de Robic (2017) 
  • Se démarquer sur Internet par l’innovation et la créativité, article publié dans la revue Chimiste de l’Ordre des chimistes du Québec (2011) 
  • Survol de cinq décisions d’intérêt en matière de noms de domaine en 2010, article publié par Les Cahiers de propriété intellectuelle, Vol. 23, no. 2 (2011) 
  • L’externalisation de masse («crowdsourcing») et ses incidences en propriété intellectuelle, Développements récents en propriété intellectuelle, Volume 328 (ISBN 978-2-89635-399-6) article publié par le Barreau du Québec (2010) 
  • Palmarès jurisprudentiel 2007 en droit du divertissement : la détermination d’interdits élevée au rang d’art, article publié par Les Cahiers de propriété intellectuelle, Vol.20, no.2 (2008) 
  • Compte rendu de l'ouvrage «Droit européen comparé d’Internet », (2001) 13 CPI, article publié par Les Cahiers de propriété intellectuelle (2001) 

Associations, comités, conseils d'administration 

Associations 

  • Membre du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (CABAMC) 
  • Membre de l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) 
  • Membre de l'International Association of Privacy Professionals (IAPP) 
  • Membre de l’Internet Society (ISOC) 
  • Membre de World Commerce & Contracting (WCC) 

Comités 

  • Membre du comité organisateur de Legal IT (2e à 5e éditions, 2008 à 2011) 
  • Membre du comité éditorial de la Revue canadienne de propriété intellectuelle (RCPI) publiée par l'IPIC 
  • Membre du Comité Internet et Technologie de l'IPIC 

Conseils d'administration 

  • Administrateur de l'Association des scouts du Canada (2019-2022) 
  • Administrateur de l'Alliance chorale du Québec (2016-2018) 

Distinctions 

  • World Trademark Review (WTR): Figure au classement WTR1000 (2022 et 2023) 
  • Canadian Legal Lexpert Directory: Recommandé à maintes reprises par ses pairs à titre d'avocat de premier plan en droit de l'informatique et des TI (2019 et 2020) 
  • Fédération des comités de parents du Québec: Distinctions Reconnaissance de la FCPQ (Projet innovateur) (2016-2017)