L'enregistrement d'une marque de commerce confère à son titulaire des droits importants, dont le droit exclusif de l'employer partout au Canada en liaison avec les produits ou services visé1. Ces droits peuvent toutefois être remis en cause.
Dans l'arrêt Sea Tow Services International, Inc. c. C-Tow Marine Assistance Ltd2. (l'« Arrêt »), rendu le 23 octobre 2026, la Cour d'appel fédérale (la « CAF ») a confirmé la radiation de deux enregistrements délivrés en 2014 à entreprise américaine, au profit d'une entreprise de la Colombie-Britannique dont la marque de commerce créait de la confusion et était nettement mieux connue au Canada. L'Arrêt rappelle que le régime prévu par la Loi sur les marques de commerce3 (la « LMC ») repose avant tout sur l'emploi des marques de commerce sur le marché canadien.
Le présent article a pour objet de présenter (i) le contexte du litige ayant mené à l’Arrêt, (ii) la clarification apportée par la CAF quant au critère applicable pour déterminer si une marque de commerce est distinctive, (iii) les limites de la protection accrue dont bénéficient les enregistrements de plus de cinq (5) ans en vertu de la LMC et (iv) quelques considérations pratiques à l'intention des titulaires d’enregistrements de marques de commerce au Canada.
Le contexte du litige
En bref : Une entreprise américaine, titulaire de deux enregistrements canadiens obtenus en 2014, a vu ceux-ci radiés au profit d'une entreprise de la Colombie-Britannique dont les prédécesseurs employaient au Canada, depuis au moins 1985, une marque de commerce créant de la confusion.
Sea Tow Services International, Inc. (« Sea Tow ») et C-Tow Marine Assistance Ltd. (« C-Tow ») exploitent des entreprises semblables. Toutes deux offrent des services nautiques aux plaisanciers (remorquage, livraison de carburant, réparations, etc.) selon un modèle d'adhésion prépayée4. Sea Tow, constituée dans l'État de New York en 1983, était titulaire des enregistrements canadiens des marques de commerce « SEA TOW » et « SEA TOW & Dessin », délivrés le 3 février 2014 (les « Enregistrements »)5. C-Tow, constituée en Colombie-Britannique en 2006, a pour sa part démontré être la successeure en titre d'une série d’entités employant les marques de commerce « C-TOW » au Canada depuis 19856. Les parties s'entendaient de manière générale sur le fait que leurs marques de commerce respectives créaient de la confusion .
Le 21 avril 2022, C-Tow a déposé un avis de demande auprès de la Cour fédérale du Canada (la « CF ») dans le but d’obtenir la radiation des Enregistrements. Quelques jours plus tard, Sea Tow a intenté contre C-Tow une action en violation de ses droits sur les marques de commerce « SEA TOW »8. Le 6 janvier 2025, la CF a radié les Enregistrements pour deux motifs : (i) Sea Tow n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement et (ii) les marques de commerce « SEA TOW » n'étaient pas distinctives à la date de la demande de radiation9. Dans une décision subséquente, la CF a condamné Sea Tow à verser à C-Tow des dépens totalisant 412 000 $10.
Dans l'Arrêt, la CAF a rejeté l'ensemble des appels de Sea Tow. La CAF a confirmé la radiation des Enregistrements ainsi que les dépens accordés, puis a condamné Sea Tow à verser 20 500 $ de dépens supplémentaires en lien avec les appels11.
Un seul critère pour évaluer le caractère distinctif d'une marque de commerce
En bref : La CAF établit que le même critère juridique s'applique pour déterminer si une marque de commerce est distinctive, que la question se pose dans le cadre d’une procédure d'opposition ou dans celui d’une procédure de radiation. Seule change la partie à qui incombe le fardeau de la preuve.
Le caractère distinctif est au cœur du droit des marques de commerce. La LMC définit une marque de commerce « distinctive » comme celle qui distingue véritablement les produits ou services de son propriétaire de ceux d'autres personnes, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi12. Lorsqu'une marque de commerce n'est pas distinctive à la date où une procédure contestant la validité de son enregistrement est entamée, cet enregistrement peut être déclaré invalide13.
Devant la CAF, Sea Tow soutenait qu'il existe deux critères juridiques distincts : l'un, moins exigeant, applicable en matière d'opposition, et l'autre, plus rigoureux, applicable en matière de radiation. Selon Sea Tow, la partie qui demande la radiation devait démontrer que la marque de commerce visée est « si peu distinctive qu'elle ne distingue pas » les produits ou services de son titulaire, ou encore que son caractère distinctif a été « détruit »14.
Rejetant cette thèse, la CAF établit que le seul critère juridique permettant de déterminer le caractère distinctif d'une marque de commerce pour l'application de la LMC est celui énoncé dans la décision Bojangles 15. Sous l’égide de ce critère, une marque de commerce doit être connue « au moins jusqu'à un certain point » pour annuler le caractère distinctif d'une autre marque de commerce, et sa réputation au Canada doit être « importante, significative ou suffisante »16 . Ce qui varie selon le type de procédure, c'est la partie à qui incombe le fardeau de la preuve. Dans un contexte de procédure de radiation, ce fardeau repose sur la partie qui conteste la validité de l'enregistrement17.
Sur cette base, la CF avait comparé la présence respective des parties sur le marché canadien en date du 21 avril 2022, notamment le nombre de membres canadiens, les revenus et les activités publicitaires18. La preuve révélait que C-Tow comptait considérablement plus de membres au Canada que Sea Tow et que ses revenus avaient été multipliés par plus de 25 depuis 200719. De son côté, Sea Tow tirait de ses membres canadiens des revenus annuels d'un peu plus de 35 000 dollars américains20. Les éléments publicitaires invoqués par Sea Tow se limitaient pour l'essentiel à des annonces et à des articles isolés, et aucune donnée n'avait été fournie quant au nombre de personnes au Canada ayant consulté son site Internet ou téléchargé son application mobile21. La CF en a conclu que les marques de commerce « C-TOW » étaient devenues suffisamment connues au Canada pour faire perdre aux marques de commerce « SEA TOW » leur caractère distinctif. La CAF n'a relevé aucune erreur dans cette conclusion22.
Il convient de souligner que la CF a reconnu qu'il est rare qu'une seule partie parvienne, à elle seule, à faire perdre à une marque de commerce son caractère distinctif23. La CF a également reconnu qu'une marque de commerce créant de la confusion avec une autre peut néanmoins demeurer distinctive24. La CAF a quant à elle estimé que la CF avait expliqué pourquoi tel n'était pas le cas en l'espèce, à la lumière des éléments de preuve au dossier25.
Les limites de la protection accrue dont bénéficient les enregistrement de plus de cinq ans
En bref : Après cinq (5) ans, un enregistrement ne peut plus être invalidé sur la base de l'emploi antérieur d'une marque de commerce créant de la confusion, sauf si son titulaire connaissait cet emploi lorsqu'il a adopté sa marque de commerce. La date d'adoption pertinente est celle de la demande d'enregistrement qui a mené à l'enregistrement en cause. Une demande antérieure abandonnée et un emploi antérieur abandonné ne sont pas pris en compte.
Le paragraphe 17(2) de la LMC confère une protection accrue aux enregistrements de marques de commerce à compter du cinquième anniversaire de leur date de délivrance. Après l’expiration de ce délai, un enregistrement ne peut plus être invalidé au motif qu'une autre personne employait antérieurement une marque de commerce créant de la confusion, à moins qu'il ne soit établi que la personne qui a adopté la marque de commerce enregistrée au Canada l'a fait alors qu'elle était au courant de cet emploi antérieur26. Comme l'a souligné la CAF dans l’Arrêt, cette protection n'est donc pas absolue27.
En l'espèce, C-Tow avait déposé sa demande de radiation plus de huit (8) ans après la délivrance des Enregistrements. Sea Tow tentait de faire remonter le plus loin possible la date à laquelle elle était réputée avoir adopté ses marques au Canada : plus cette date était ancienne, plus il devenait difficile pour C-Tow de démontrer que Sea Tow connaissait alors l'emploi des marques de commerce « C-TOW »28. Sea Tow invoquait à cette fin (i) une première série de demandes d'enregistrement produites en 2002, puis abandonnées en 2010, et (ii) l'emploi de ses marques de commerce par un franchisé établi en Ontario de 1987 à 198929.
La CAF a écarté ces deux arguments. D'une part, la protection accrue prévue au paragraphe 17(2) de la LMC est rattachée à un enregistrement donné, lequel découle lui-même d'une demande précise. La connaissance du titulaire doit donc être évaluée à la date de la demande ayant mené à l'enregistrement en cause, et non à celle d'une demande antérieure abandonnée30. D'autre part, la CAF a confirmé que la LMC, qui crée fondamentalement un régime fondé sur l'emploi, ne saurait conférer de droits sur la base de l'emploi d'une marque de commerce qui a été abandonné. Or, Sea Tow avait cessé d'employer ses marques de commerce au Canada pendant de nombreuses années après la fin des activités de son franchisé ontarien en 198931. La date d'adoption retenue a donc été celle du 9 septembre 2010, soit la date de production des demandes ayant mené à la délivrance des Enregistrements. Puisque Sea Tow connaissait l'existence de l'entreprise de C-Tow au moins depuis 199232, les Enregistrements ne pouvaient bénéficier de la protection accrue prévue au paragraphe 17(2) de la LMC.
Quelques considérations pratiques
Si vous êtes titulaire d'une marque de commerce enregistrée au Canada, voici quelques considérations pratiques à retenir en lien avec le contenu du présent article.
Constituer et conserver la preuve de la présence de votre marque de commerce au Canada
- Dans l'affaire Sea Tow, l'issue du débat sur le caractère distinctif a reposé en bonne partie sur une comparaison de la preuve présentée par chacune des parties quant à sa présence au Canada. Quels que soient les moyens dont vous disposez pour promouvoir votre marque de commerce, il est donc important de documenter cette présence de façon continue, notamment en isolant les données qui concernent le Canada (ventes, nombre de clients, dépenses publicitaires, etc.) plutôt que de les intégrer à des données mondiales ou nord-américaines.
- Si vous faites la promotion de votre marque de commerce au Canada par l'entremise d'un site Internet ou d'une application mobile, conservez des données mesurables (nombre de visites et de téléchargements provenant du Canada, etc.).
Surveiller le marché et agir avec diligence
- Si vous constatez qu'un concurrent emploie au Canada une marque de commerce créant de la confusion avec la vôtre, retenez les services d'un avocat spécialisé en droit des marques de commerce afin d'évaluer rapidement vos options. Plus une telle marque de commerce gagne en notoriété au Canada, plus elle risque de faire perdre à votre marque de commerce son caractère distinctif.
- Gardez à l'esprit que si vous connaissiez l'emploi d'une marque de commerce créant de la confusion avec la vôtre au moment où vous avez adopté votre marque de commerce au Canada, votre enregistrement demeure vulnérable à une procédure de radiation sur la base de cet emploi antérieur, et ce, même plus de cinq (5) ans après sa délivrance.
Documenter la gestion de votre portefeuille de marques de commerce
- Avant d'abandonner une demande d'enregistrement pour en déposer une nouvelle, consultez un avocat spécialisé en droit des marques de commerce afin d'en évaluer les conséquences sur vos droits, notamment les suivantes :
- la date d'adoption de votre marque de commerce pourrait correspondre à la date de production de la nouvelle demande, de sorte que votre connaissance de l'emploi de marques de commerce créant de la confusion serait évaluée à cette date plus récente, ce qui pourrait priver votre enregistrement éventuel de la protection accrue prévue au paragraphe 17(2) de la LMC. Il en va de même si vous avez déjà employé votre marque de commerce au Canada, mais que cet emploi a cessé pendant une période prolongée : cet emploi antérieur pourrait alors être considéré comme abandonné et ne pas permettre d'établir une date d'adoption antérieure33; et
- à moins que vous puissiez établir un emploi antérieur de votre marque de commerce au Canada, votre droit à l'enregistrement pourrait être évalué à la date de production de la nouvelle demande. Ainsi, une marque de commerce créant de la confusion avec la vôtre, qu'un tiers aurait commencé à employer ou visée par une demande d'enregistrement produite par un tiers entre la production de votre demande abandonnée et celle de votre nouvelle demande, pourrait faire obstacle à l'enregistrement de votre marque de commerce34.
- Constatez par écrit toute cession de droits relatifs à des marques de commerce, notamment lors de la vente d'une entreprise ou d'une réorganisation corporative. Dans l'affaire sous étude, C-Tow a obtenu gain de cause même si la chaîne de titres de ses marques de commerce a dû être reconstituée par inférence, en l'absence de documents de cession35. Cette question a néanmoins donné lieu à un débat de preuve qu'une documentation adéquate aurait permis d'éviter.
Pour toute question en lien avec le contenu du présent article, vous êtes invité(e) à communiquer avec le soussigné à l'adresse électronique suivante : adam.ansari@cainlamarre.ca.
Me Adam Ansari
Avocat, agent de marques de commerce
CIPP/C
Le contenu du présent article est publié uniquement dans le but de fournir des informations générales sur le sujet traité. En ce sens, le présent article ne renferme aucun avis juridique.
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[1] Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), c. T-13, art. 19.
[2] Sea Tow Services International, Inc. c. C-Tow Marine Assistance Ltd., 2026 CAF 177.
[3] Préc., note 1.
[4] Arrêt, préc., note 2, par. 4.
[6] Id., par. 6, 16 et 66 à 69; Sea Tow Services International, Inc. c. C-Tow Marine Assistance Ltd., 2025 CF 27, par. 109 (la « Décision de première instance »).
[7] Arrêt, préc., note 2, par. 7.
[9] LMC, préc., note 1, al. 18(1)b) et d); Décision de première instance, préc., note 6, par. 217.
[10] Arrêt, préc., note 2, par. 20 (85 000 $ pour la requête en jugement sommaire et 327 000 $ pour la demande de radiation).
[11] Id., par. 99 à 101.
[12] LMC, préc., note 1, art. 2 (définition de « distinctive »).
[13] Id., al. 18(1)b).
[14] Arrêt, préc., note 2, par. 70 et 71, référant à Services alimentaires A&W du Canada Inc. c. Restaurants McDonald du Canada Ltée, 2005 CF 406, par. 99 et à Miranda Aluminum Inc. c. Miranda Windows & Doors Inc., 2010 CAF 104, par. 29.
[15] Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd., 2006 CF 657, par. 34.
[16] Arrêt, préc., note 2, par. 72 et 75.
[17] Id., par. 73 et 79, référant notamment à Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd., 2007 CAF 258, par. 26 et 32.
[18] Décision de première instance, préc., note 6, par. 201 à 211.
[19] Id., par. 204 à 206.
[20] Id., par. 206.
[21] Id., par. 209 à 211, référant à Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l. c. Hilton Worldwide Holding LLP, 2020 CAF 134, par. 147 et 148.
[22] Id., par. 212; Arrêt, préc., note 2, par. 83 à 85.
[23] Décision de première instance, préc., note 6, par. 200, référant à Suzanne's Inc. c. Auld Phillips Ltd., 2005 CAF 429.
[24] Id., par. 192.
[25] Arrêt, préc., note 2, par. 83 et 84.
[26] LMC, préc., note 1, par. 17(2).
[27] Arrêt, préc., note 2, par. 31.
[28] Id., par. 27.
[30] Id., par. 43 à 45.
[31] Id., par. 60 à 62.
[32] Id., par. 27 et 63; Décision de première instance, préc., note 6, par. 173.
[33] LMC, préc., note 1, par. 17(2); Arrêt, préc., note 2, par. 43 à 45 et par. 60 à 62.
[34] LMC, préc., note 1, art. 16.
[35] Arrêt, préc., note 2, par. 67; Décision de première instance, préc., note 6, par. 82 à 84 et 97.
