Quoi?

Une « marque de commerce » est un « signe ou une combinaison de signes » (incluant un mot, un dessin, une forme tridimensionnelle, un hologramme, une image en mouvement, la façon d’emballer un produit, une couleur, un son, une odeur, un goût, une texture et/ou la position d’un signe) qui permet de distinguer les produits et/ou services en association avec lesquels elle est utilisée des autres produits et services disponibles sur le marché. 

L’enregistrement est une inscription faite dans un registre fédéral public ayant pour effet de conférer à son propriétaire le droit exclusif d’utiliser une marque de commerce au Canada en liaison avec des produits et/ou services spécifiques, et ce, pour une durée initiale de dix (10) ans à compter à compter de la date de l’enregistrement. Tant et aussi longtemps que la marque de commerce est utilisée par son propriétaire au Canada en liaison avec les produits et/ou services, l’enregistrement peut en principe être renouvelé indéfiniment moyennant le paiement de frais dont le montant est indexé chaque année.  

Qui?

Toute personne qui commercialise des produits et/ou services au Canada en association avec une marque de commerce dont elle est propriétaire devrait considérer l’opportunité d’enregistrer cette marque de commerce.

Néanmoins, ce ne sont pas toutes les marques de commerce qui sont enregistrables en vertu de la Loi sur les marques de commerce. Préalablement au dépôt d’une demande d’enregistrement, il est recommandé de procéder à une recherche de disponibilité de la marque de commerce en cause. Nous vous invitons à communiquer avec un membre de notre équipe de propriété intellectuelle pour plus d’informations à ce sujet.

Quand?

Une demande d’enregistrement d’une marque de commerce peut être déposée en tout temps auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (ci-après : l’« OPIC »).

En date des présentes, le délai administratif pour l’examen d’une demande d’enregistrement par l’OPIC est de l’ordre de quarante (40) mois à compter du dépôt de la demande concernée. En raison de ce délai significatif, la valeur d’une marque de commerce peut augmenter de façon importante entre la date du dépôt de la demande d’enregistrement et la date de délivrance du certificat d’enregistrement. La complétion d’une recherche de disponibilité peut vous éviter d’investir pendant plusieurs années dans une marque de commerce qui s’avère dépourvue de caractère enregistrable. 

Comment?

Il est hautement recommandé de consulter un agent de marques de commerce accrédité par le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce avant d’entreprendre une telle démarche. Le Manuel d’examen des marques de commerce (https://s3.ca-central-1.amazonaws.com/manuels-manuals-opic-cipo/TEM_Fr.html) donne un aperçu de l’éventail de considérations devant être prises en compte lorsqu’il est question de l’enregistrement d’une marque de commerce.

Combien?

Une marque de commerce doit être enregistrée en association avec des produits et/ou services spécifiques. En vertu de la loi, ces produits et/ou services doivent être « catégorisés » conformément à une nomenclature internationale : la Classification de Nice. Par exemple, la plupart des types de vêtements appartiennent à la classe 25, tandis que les jeux de société relèvent de la classe 28.

Pour l’année 2023, les frais exigés par l’OPIC s’élèvent à 347,35 $ pour le dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce en association avec des produits ou services appartenant à une seule classe. Des frais additionnels de 105,26 $ sont exigés pour toute classe additionnelle figurant dans la demande d’enregistrement. 

Nous vous invitons à communiquer avec un membre de notre équipe de propriété intellectuelle pour obtenir des informations en lien avec les frais et honoraires à prévoir pour (i) une recherche de disponibilité de marque de commerce et (ii) l’accompagnement professionnel pour l’enregistrement d’une marque de commerce et la gestion d’un portefeuille de marques de commerce.

Pourquoi?

L’enregistrement d’une marque de commerce confère plusieurs avantages à son propriétaire, dont :

  • le droit exclusif d’utiliser la marque de commerce en association avec les produits et/ou services mentionnés dans l’enregistrement, et ce, partout au Canada;
  • la dissuasion des tiers de copier ou d’utiliser sans droit la marque de commerce (enregistrement publié dans un registre fédéral public);
  • la possibilité de générer des revenus par l’octroi de licence d’utilisation de la marque de commerce;
  • la possibilité de commercialiser les produits associés avec la marque de commerce sur certains sites Web tiers (ex : Amazon);
  • l’augmentation de la valeur de l’entreprise qui est propriétaire de la marque de commerce (la marque de commerce enregistrée est un actif);
  • la simplification du dépôt de demandes d’enregistrement pour la marque de commerce concernée à l’international;
  • le fait de bénéficier de présomptions légales dans le cadre de procédures d’opposition visant à empêcher l’enregistrement de marques de commerce présentant un risque de confusion; et
  • le fait de bénéficier du droit d’intenter certaines procédures spécifiques devant les tribunaux afin de protéger la marque de commerce enregistrée. 

À propos

Pour toute question en lien avec le contenu du présent article, vous êtes invité(e) à communiquer avec le soussigné à l’adresse électronique suivante : adam.ansari@cainlamarre.ca.